ORGANISATION MONDIALEDE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION WIPO
Arbitration and Mediation Center

PORTADA DE TRANSMISIÓN DE LA DEMANDA

Adjunta figura la demanda presentada contra usted ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el Centro) con arreglo a la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la Política) aprobada por la Corporación de Asignación de Nombres y Números de Internet (ICANN) el 24 de octubre de 1999.

La Política se incorpora mediante referencia en el acuerdo de registro efectuado entre usted y el registrador de su(s) nombre(s) de dominio. En consecuencia, al registrar su(s) nombre(s) de dominio, usted acepta igualmente someterse a un procedimiento administrativo obligatorio y participar en el mismo en el caso de que un tercero (un demandante) someta una demanda a un proveedor de servicios de solución de controversias, como el Centro, en relación con un nombre de dominio que usted haya registrado. En el documento que acompaña a esta portada hallará el nombre del demandante y las señas para ponerse en contacto con él, así como el nombre o nombres de dominio objeto de la demanda.

Usted no está obligado a actuar en este momento. Cuando el Centro haya examinado la demanda a fin de determinar que satisface los requisitos formales de la Política, el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el Reglamento) y el Reglamento Adicional del Centro relativo a la Política uniforme de solución de controversias en materias de nombres de dominio (el Reglamento Adicional), y haya recibido del demandante el pago exigido, le remitirá a usted una copia oficial de la demanda. A continuación, usted contará con un plazo de 20 días naturales para presentar al Centro y al demandante un escrito de contestación de la demanda, de conformidad con el Reglamento y el Reglamento Adicional. Si usted lo desea, podrá solicitar la asistencia de un asesor jurídico que lo represente en el procedimiento administrativo.

· La política de la ICANN figura en http://www.icann.org/udrp/udrp-policy-24oct99.htm.

· El Reglamento de la ICANN figura en http://www.icann.org/udrp/udrp-rules-24oct99.htm.

· El Reglamento Adicional del Centro, así como otras informaciones relativas a la solución de controversias en materia de nombres de dominio, figura en http://arbiter.wipo.int/domains.

Por otra parte, usted puede ponerse en contacto con el Centro a fin de obtener cualquiera de los documentos mencionados. Puede establecer contacto con el Centro en Ginebra (Suiza) mediante los números de teléfono (41 22 338 9111) y de fax (41 22 740 3700) o mediante el correo electrónico en domain.disputes@wipo.int.

Le rogamos que se ponga en contacto con el Centro a fin de proporcionar a este último las señas para el envío de a) la versión oficial de la demanda y b) otras comunicaciones en el procedimiento administrativo a la dirección que usted prefiera.

Se ha enviado igualmente una copia de la presente demanda a los registradores ante los que usted ha registrado los nombres de dominio mencionados en la demanda.

Mediante la presentación de la presente demanda al Centro, la parte demandante acepta someterse obligatoriamente a las disposiciones de la Política, el Reglamento y el Reglamento Adicional.

Ante el:

CENTRO DE ARBITRAJE Y MEDIACIÓN DE LA
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Demandante:

Prelatura Personal Opus Dei, Región de España

vs

Dominio: Opusdeilibros.com

Demandado:

TINA
.
., . .
SPAIN
ibarburu2000@hotmail.com

DEMANDA PRESENTADA DE CONFORMIDAD CON LA POLÍTICA UNIFORME DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS EN MATERIA DE NOMBRES DE DOMINIO

I. Introducción

1. La presente demanda se somete para su resolución de conformidad con la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio, aprobada por la Corporación de Asignación de Nombres y Números de Internet (ICANN) el 26 de agosto de 1999 (la Política), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio, aprobado por la ICANN el 24 de octubre de 1999 (el Reglamento) y el Reglamento Adicional de la OMPI relativo a la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el Reglamento Adicional). Véase el Reglamento, párrafo 3.b).

I. Partes

A. El demandante
[Reglamento, párrafo 3.b)ii) y iii)]

1. El demandante en este procedimiento es la Prelatura Personal Opus Dei, Región de España

A continuación figura la información necesaria para ponerse en contacto con el demandante:

Prelatura Personal Opus Dei, Región de España
Diego de León 14
28006 Madrid
España

2. El representante autorizado del demandante en el presente procedimiento administrativo es: D. X.X.X.
3. El demandante prefiere que las comunicaciones que le sean efectuadas en el procedimiento administrativo se realicen en la siguiente forma:

Material estrictamente electrónico

Forma: Correo electrónico
Dirección : (Suprimido)
Contacto: (Suprimido)

Material en el que se incluyen copias impresas

Contacto: (Suprimido)
Dirección: (Suprimido)
Tlf: (Suprimido)
Forma: mensajero

B. El demandado
[Reglamento, párrafo 3.b)v)]

6. De conformidad con la base de datos "Whois" de IHOLDINGS.COM, INC. D/B/A DOTREGISTRAR.COM el demandado en el presente procedimiento administrativo es TINA. En el DOCUMENTO 1 se facilitan copias del WHOIS en el que constan los datos del titular del citado dominio.

7. A continuación figura la información conocida por el demandante en cuanto a la manera de ponerse en contacto con el demandado, en concreto se facilitan los datos obrantes en el acuerdo de registro anteriormente mencionado:

Tus Profesionales, S.L. dominios@tusprofesionales.com
C/ Almacil, 8
Mislata, Valencia 46920
Spain
+34 902 999 019
Fax- +34 96 385 48 98

III. Los nombres de dominio y los registradores
[Reglamento, párrafo 3.b)vi) y vii)]

8. La presente controversia se refiere al nombre de dominio que se indica a continuación:

Opusdeilibros.com

9. También se indica el registrador o los registradores ante los que se han registrado los nombres de dominio a quien se comunicará igualmente la presentación de la demanda.

IHOLDINGS.COM, INC. D/B/A DOTREGISTRAR.COM

IV. Competencia respecto del procedimiento administrativo

10. Idioma del procedimiento:

Toda vez que el texto del website objeto de la demanda está redactado en español y el titular del nombre de dominio ha señalado un domicilio en España, esta parte solicita se tramite el presente procedimiento en castellano al igual que se ha permitido en otros procedimientos resueltos en el marco del Mecanismo Uniforme de Resolución de Conflictos: banesto.com, gomaespuma.com, telecinco.com, aireuropa.com, entre otros muchos.

11. Además, de conformidad con el párrafo 4.a) de la Política, el demandado está obligado a someterse a un procedimiento administrativo obligatorio ya que viene obligado en virtud del acuerdo de registro del nombre de dominio en IHOLDINGS.COM, INC. D/B/A DOTREGISTRAR.COM.

Además en el presente procedimiento se cumplen, como más adelante se demostrará, los tres requisitos exigidos por la Política:

1) El nombre de dominio "Opusdeilibros.com" es similar las marcas registradas por la entidad Prelatura Personal Opus Dei, Región de España.
2) El demandado no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio; y

3) El nombre de dominio ha sido registrado y se usa de mala fe.

V. Fundamentos de hecho y de derecho
[Política, párrafos 4.a), b), c); Reglamento, párrafo 3]

11. La presente demanda se basa en los fundamentos siguientes:

PRIMERO.- La parte demandante es titular de marcas registradas que coinciden con el Nombre de Dominio:

La Prelatura Personal Opus Dei, Región de España (en adelante Opus Dei) es una Prelatura personal de la Iglesia católica. Fue fundado en Madrid el 2 de octubre de 1928 por San Josemaría Escrivá. En la actualidad, forman parte del Opus Dei más de 80.000 personas de los cinco continentes. La sede - con la iglesia prelaticia - se encuentra en Roma.

Por su presencia e importancia goza de un enorme grado de conocimiento entre el público en general y pudiéndose afirmar que se trata de una organización conocida por la mayoría (si no la totalidad) de la población española.

Su presencia se extiende a todo el territorio español ya que, y aparte de instituciones de carácter eclesiástico confiadas al Opus Dei o promovidas por ésta, los fieles de la prelatura y los cooperadores sacan adelante en todo el mundo -junto con muchas otras personas, católicas y no católicas- labores educativas, asistenciales, culturales, que poseen una marcada finalidad de servicio y formación: escuelas, hospitales, universidades, centros de formación profesional, etc. Los miembros del Opus Dei promueven actividades que respondan a las necesidades reales de su propio país o ambiente, y las sostienen después, también económicamente, con plena responsabilidad.

Marcas prioritarias titularidad de la demandante.

El Opus Dei es titular de una serie de marcas registradas que protegen las denominaciones Opus Dei. Estas marcas han sido recientemente transferidas a favor de la Prelatura Opus Dei, Región de España y en la actualidad dicha transferencia aparece ya reflejada en la Oficina Española de Patentes y Marcas DOCUMENTO 2. Algunas de estas marcas se enumeran a continuación acompañándose certificación de las mismas a efectos probatorios, así como copia del documento de transferencia tal como aparece en la Oficina Española de Patentes y Marcas DOCUMENTO 3 :

- MARCA COMUNITARIA OPUS DEI: nº de referencia 844.860. Clases 16,38,41 y 42.

- MARCA INTERNACIONAL OPUS DEI: nº de referencia 493.755. Clase: 5

- MARCA INTERNACIONAL OPUS DEI: nº de referencia 614.247. Clase: 16 y 35 a 42, ambas inclusive

- MARCA NACIONAL OPUS DEI: nº de referencia 967.559. Clase: 5

- MARCA NACIONAL OPUS DEI: nº de referencia: 1.753.464. Clase: 16

- MARCA NACIONAL OPUS DEI: nº de referencia: 1.753.465. Clase: 35

- MARCA NACIONAL OPUS DEI: nº de referencia: 1.753.466. Clase: 36

- MARCA NACIONAL OPUS DEI: nº de referencia 1.753.467. Clase: 37

- MARCA NACIONAL OPUS DEI: nº de referencia 1.753.468. Clase: 38

- MARCA NACIONAL OPUS DEI: nº de referencia 1.753.469. Clase 39

- MARCA NACIONAL OPUS DEI: nº de referencia 1.753.470. Clase 40

- MARCA NACIONAL OPUS DEI: nº de referencia 1.753.471. Clase 41

- MARCA NACIONAL OPUS DEI: nº de referencia 1.753.472. Clase 42

Estas marcas son idénticas algunas y otras confusamente similares con el nombre de dominio registrado, cumpliéndose en consecuencia el primer requisito exigido por la Política de ICANN para la recuperación de nombres de dominio.

Nombre de dominio titularidad de la demandante.

De la misma forma, mi mandante es titular del nombre de dominio OPUSDEI.COM. En prueba de lo anterior, se acompaña copia del documento extraído de la base de datos del WHOIS DOCUMENTO 4.

Así las cosas, la presencia del OPUS DEI en la red de Internet, desde la dirección OPUSDEI.COM tiene especial relevancia, porque es el principal punto de información de las actividades del Opus Dei en todo el mundo. En este sentido se acompaña a este escrito como DOCUMENTO 5 copia de la HOME PAGE (página principal) de la demandante en la que queda constancia del hecho de que mi representada ofrece su información también a través de Internet, como comienza a ser habitual en este sector. También se adjunta unas notas de prensa en las que se pone de manifiesto la importancia de la página web y cómo se dio a conocer en a la opinión pública a través de diversos medios de comunicación. (DOCUMENTO 6). Asimismo tiene otros dominios redirigidos a este dominio Opusdei.com, a saber: opusdei.net, opusdei.org, opus-dei.org, opus-dei.com, opus-dei.net. A continuación enumeramos una relación de dominios que nuestra representada, tiene registrados en diversos países del mundo a través de los cuales también ofrece información local en unos casos, en otros los tiene redirigidos al dominio Opusdei.com y otros registrados para un uso futuro, pero en todos se pretende garantizar la protección del nombre OPUSDEI en Internet.

opusdei.at
opusdei.be
opusdei.biz
opusdei.ca
opusdei.ch
opusdei.cl
opusdei.co.uk
opusdei.com
opusdei.com.br
opusdei.dk
opusdei.de
opusdei.es
opusdei.fr
opusdei.info
opusdei.info
opusdei.it
opusdei.jp
opusdei.lt
opusdei.nl
opusdei.net
opusdei.or.at
opusdei.or.ke
opusdei.or.jp
opusdei.org
opusdei.org.ar
opusdei.org.br
opusdei.org.cn
opusdei.org.co
opusdei.org.ec
opusdei.org.il
opusdei.org.in
opusdei.org.mx
opusdei.org.pe
opusdei.org.pr
opusdei.org.py
opusdei.org.uk
opusdei.org.uy
opusdei.org.za
opusdei.ru
opusdei.us
opusdeionline.org

De conformidad con lo expuesto ha quedado acreditado que la demandante es titular registral de numerosos signos distintivos constituidos por los vocablos "OPUS DEI".

Del examen del dominio encontramos las siguientes diferencias con la marca:
(1) el dominio elimina el espacio entre las dos palabras que constituyen la marca,

(2) el dominio añade la partícula correspondiente al nivel superior de dominio genérico ("com")

(3) el dominio añade una palabra descriptiva a la marca: "libros".

Si prescindimos de la eliminación del espacio entre las dos palabras, cuya razón obedece a cuestiones técnicas, y es conocido que la supresión de espacios es irrelevante a los efectos de establecer la identidad (Vid., por ejemplo, los casos número Christian Dior Couture SA v Liage International Inc., Case N 2000-0098 y J. García Carrión, S.A. v. Mª José Catalán Frías Case N 2000-0239), la única diferencia entre las marcas titularidad del demandante y el nombre de dominio es la palabra - libros - . La adición de la palabra descriptiva "libros" a la marca OPUS DEI de mi representado no sirve más que para confundir a los internautas de que dicho dominio pertenece al titular de la marca OPUS DEI. Por tanto, los elementos realmente distintivos de las marcas titularidad de mi representada es el nombre en su conjunto, OPUS DEI y tanto desde el punto de vista conceptual, visual y fonético son identificables y pueden dar lugar a confusión.

Así las cosas, el presente caso es un supuesto típico de registro de dominio en el que éste se compone de una marca notoria a la que se le añade una palabra genérica no presenta ninguna duda que, las marcas titularidad de mi representada "OPUS DEI" y el dominio "OPUSDEILIBROS.COM" ofrecen absoluta identidad.

Un ejemplo lo tenemos en el caso L.L.Bean, Inc. v. ShopStarNetwork (NAF case FA0008000095404, 14 Septiembre , 2000): "Since the word 'shop' has to do with the Complainant's business, when it is combined with the Complainant's trade mark, consumers are confused and misled [by the Respondent's domain name]" o los titulares de dominios que han registrado nombres en los que hay una identidad "esencial" o "virtual" es suficiente para considerar estos supuestos sometidos a la Política de WIPO como por ejemplo, W. & G. Foyle Limited v. Robert G. Foyle, Case No. D2000-1543, <foylesbooks.com>

Otras decisiones en las que la combinación de una marca con un término crea confusión y han sido transferidos al titular de la marca, son las enumeradas a continuación:

- AT&T Corp. v. Domains by Brian Evans, WIPO Case No. D2000-0790 (<attweb.com> is confusingly similar to AT&T's extensive family of trademarks, and the generic term "web" does not detract from the similarity);
- AT&T Corp. v. Woppies, WIPO Case No. D2000-1724 (given AT&T's substantial use of "AT&T" and "ATT," and AT&T's strong rights in these marks, <attanywhere.com> causes confusing similarity);
- AT&T Corp. v. Tala Alamuddin, WIPO Case No. D2000-0249 (transferring <att2000.com>);
- AT&T Wireless Services, Inc and AT&T Corp. v. Phone Center, Mark Hentrich, WIPO Case No. D2000-0678 (transferring <attwireless.com> after finding confusing similarity);
- AT&T Corp. v. Shenzhen Zhidong Computer Co. Ltd., WIPO Case No. D2000-1574 (transferring <attcore.com>);
- AT&T Corp. v. WorldclassMedia.com, WIPO Case No. D2000-0553 (<attmexico.com> and <att-latinamerica.com> are confusingly similar to AT&T's trademark);
- AT&T Corp. v. Caimmi Rappresentanze & Marketing Italia, WIPO Case No. D2001-0541 (deciding in favour of AT&T after rejecting the argument that "attbusiness" designated a company called "Attention Business").
- The Stanley Works and Stanley Logistics, Inc v. Cam Creek. Co., Inc, (WIPO case D2000-0113)
- Nokia Corporation v. Nokiagirls.com (WIPO case D2000-0102)

Esto mismo se aplica también en aquellos casos en los que el dominio se compone en todo o en parte por la marca registrada. Ver también, la decisión adoptada por el Tribunal de U.S. courts, Sporty's Farm L.L.C. v. Sportsman's Market, Inc., 202 F.3d 489, 497-98 (2d Cir. 2000) (the differences between the trademark "sporty's" and the domain name "sportys.com" - specifically, an apostrophe in the trademark and the addition of .com in the domain name - are "inconsequential", such that the domain name is "indistinguishable" from and "certainly 'confusingly similar' to the protected mark").

Evidentemente, las partículas identificativas del nivel superior de los dominios en cuestión, en este caso el sufijo ".com" no entran en el proceso comparativo, de acuerdo con innumerables decisiones emanadas del Centro, entre otras se puede ver : The Forward Association, Inc., v. Enterprises Unlimited (NAF case FA0008000095491, October 3, 2000): "It should be noted that when a trademark is composed in whole or in part of a domain name, neither the beginning of the URL, nor the TLD (.com) have any source indicating significance. Those designations are merely devices that every Internet site provider must use as part of its address".

De todo lo dicho, se desprende que el dominio es confusamente similar a la marca registrada OPUS DEI.

2. Internet se ha hecho accesible a todo el mundo principalmente a través de los buscadores. Cuando un usuario introduce una palabra o una combinación de palabras en un buscador, éste identifica los websites de potencial relevancia a través de una combinación de dominios, metatags y (probablemente) otros códigos de páginas web. Al utilizar la marca Opus Dei en su dominio OpusDeilibros.com, el demandado provoca que cuando los usuarios introducen en el buscador la palabra Opus Dei aparezcan en los resultados la página web Opusdeilibros.com. El dominio es suficientemente similar a la marca como para que los buscadores lo ofrezcan cuando los usuarios buscan la marca de nuestro representado.

A mayor abundamiento, además de la parte visual de un website, y como hemos resumido en el párrafo anterior, toda página web contiene un "código fuente" o 'código html' que determina la forma como se ve la página web en Internet. El código html de una página web también contiene unos elementos que no se ven habitualmente, pero que son utilizadas por los buscadores para determinar si una determinada página es relevante para la búsqueda que ha introducido un internauta en el buscador estos elementos son : el título de la página, la descripción y las keywords. Ninguno de ellos son percibidos por los internautas cuando ellos obtienen el ranking de resultados del buscador. El título solo puede ser visto por el internauta cuando accede a la página web o cuando la imprime. El contenido del código html es determinado por el diseñador o realizador de la página web. Acompañamos una copia del Código Fuente de la página 0pusdei.com en la que se incluyen el título de la página, la descripción y las keywords. (DOCUMENTO 7).

En nuestro caso, el contenido visual y el código html ha sido creado para producir una confusión en los internautas ya que cuando acceden a la página web observan que es una página de crítica al Opus Dei. Por otra parte, las partes no visuales del código html están también diseñadas para atraer internautas a la página "OpusDeilibros.com" De hecho al acceder al código html se observa que el demandado ha incluido la palabra OPUS DEI en el título, en la descripción y en las keywords :

a) en el titulo de la página, además de incluir la palabra OPUS DEI, incluye haciendo un juego de palabras, el título de una de las principales obras del Fundador del Opus Dei, "Camino", de forma que cuando los internautas intentan buscar en los buscadores información sobre libros del Opus Dei, o sobre Camino, indudablemente se encuentran con esta página.

b) en la descripción, y

c) en las keywords, donde además de la palabra Opus Dei, utilizan el nombre del fundador así como otras palabras claves, que pueden ser utilizadas por los internautas para acceder a información sobre el Opus Dei, como el nombre del fundador "escriva de balaguer", o el nombre de la Prelatura en español, "obra de dios" o el término "prelatura".

Como consecuencia de estos elementos cuando los internautas quieren acceder en un buscador a información sobre el Opus Dei o su Fundador, así como a los libros y escritos del fundador o de información sobre el Opus Dei, encuentran en los resultados de búsqueda la página web OpusDeilibros.com, acceden a ella creando confusión y sorpresa.

SEGUNDO.- El demandado carece de derechos legítimos sobre el Nombre de Dominio:

Por un principio lógico en el Derecho de Marcas español y comunitario, es casi imposible que una persona que no sea el Opus Dei ostente titularidad alguna sobre algún derecho que incorpore la denominación Opus Dei ya que al ser una marca renombrada, la Ley de Marcas, por ejemplo, prohíbe expresamente el registro de marcas que se correspondan con marcas renombradas.

Por otro lado, realizada una investigación ante la Oficina Española de Patentes y Marcas sobre la posible titularidad de signos distintivos por parte del demandado que incluyan la denominación Opus Dei, no se ha encontrado ni un solo signo registrado a nombre de esta persona.

Teniendo en cuenta lo expuesto, no cabe duda que el ahora demandado no ha realizado ningún esfuerzo creativo a la hora de elegir el nombre de dominio que aquí se disputa, ya que existiendo una infinidad de denominaciones de fantasía para titular su sitio web, no se le ha ocurrido nada más original que usar una denominación ya conocida.

Por otra parte, el demandado no ha creado ninguna actividad propia que justifique el uso de esa denominación por su parte, tal y como se expondrá a continuación, inevitablemente se tiene que llegar a la conclusión que el ahora titular del dominio carece de legítimos derechos sobre el mismo.

Así las cosas, el demandado no pudiendo utilizar el nombre de dominio registrado tan sólo puede impedir la utilización del mismo por parte de mi mandante, como así se señalará de nuevo en el próximo apartado del cuerpo del presente escrito.

Señalar por último, que en el supuesto de hecho que centra el presente debate debe tenerse en cuenta que siendo ambas partes, demandante y demandado, de común residencia en España, las normas y principios aplicables serán, junto con las reglas de la Política Uniforme, las leyes del derecho nacional español. Así se ha reconocido por ejemplo en el caso CrónicasMarcianas.com (Caso N° D2000-0780):

Ahora bien, entiende esta parte que se ha producido una violación del derecho exclusivo que se le reconoce en el artículo 34 de la Ley de Marcas 17/2001, de 7 de diciembre que determina que:
"El registro de la marca confiere a su titular el derecho exclusivo de utilizarla en el tráfico económico".
Este monopolio de explotación de la denominación registrada confiere a su titular un ius prohibendi de acuerdo con el artículo 34.2 y 3 de la citada Ley de Marcas, que dispone:
"34.2.- El titular de la marca registrada podrá prohibir que los terceros, sin su consentimiento utilicen el tráfico económico:

a) Cualquier signo idéntico a la marca para productos o servicios idénticos a aquéllos para los que la marca esté registrada.

b) Cualquier signo que por ser idéntico o semejante a la marca y por ser idénticos o similares los productos o servicios implique un riesgo de confusión del público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación entre el signo y la marca.

c) Cualquier signo idéntico o semejante para productos o servicios que no sean similares a aquellos para los que esté registrada la marca, cuando ésta sea notoria o renombrada en España y con utilización del signo realizada sin justa causa se pueda indicar una conexión entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca o, en general, cuando ese uso pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de dicha marca registrada."

"34.3.- Cuando se cumplan las condiciones enumeradas en el apartado anterior podrá prohibirse, en especial:

a) Poner el signo en los productos o en su presentación.

b) Ofrecer los productos, comercializarlos o almacenarlos con esos fines u ofrecer o prestar servicios con el signo.

c) Importar o exportar los productos con el signo.

d) Utilizar el signo en los documentos mercantiles y la publicidad

e) Usar el signo en redes de comunicación telemáticas y como nombre de dominio."

Así, por ejemplo, lo entendió el Tribunal Supremo en una Sentencia de 16 de julio de 1985 (RA 1985/4092) en una pugna entre la marca Domestos y la denominación social posterior Domestos S.A. que las mismas eran incompatibles, ya que

"….la obligada interpretación teleológica que impone la coordinación de las dos normativas en juego -Ley de Sociedades Anónimas y rectora de la Propiedad Industrial- en cuanto tienden ambas a evitar el riesgo de error o confusión que, tanto entre personas jurídicas como entre sus actividades y productos, pueda producirse, en perjuicio general, por la denominación coincidente, es este caso indiscutible, entre una marca y una denominación social, cuando aquélla ampara la comercialización de los mismos productos que constituyen el objeto social de la anónima, cuya idéntica designación puede, además, encubrir un acto apropiatorio de los derechos adquiridos, por la más antigua denominación -por cierto de pura fantasía- a la par de un aprovechamiento de los beneficios derivados del esfuerzo ajeno."

Este mismo principio general debe de regir en el caso de conflicto entre marcas y nombres de dominio idénticos, ya que surgen los mismos problemas de confusión para los consumidores y usuarios en general.

Así lo ha interpretado también el Juzgado de Primera Instancia nº 36 de Barcelona en su Sentencia de 26 de junio de 1998 en un litigio entre la marca NEXUS y el nombre de dominio NEXUS.ES, cuando dicta en los Fundamentos de Derecho:

"… Si se accede a través de buscadores, entonces ya pueden aparecer dudas o confusiones al existir dos entidades dedicadas al mismo negocio y que el inicio del nombre es exactamente igual. Por lo tanto, el informe pericial es concluyente, confirmando que el empleo indebido por la demandada de la marca registrada por la actora, tanto en Internet como en Infovía, provoca confusión en el usuario. Todo ello ha de conducir inexorablemente a la estimación de la demanda, condenando a la demandada, de conformidad con lo dispuesto en los arts. 35 y 36 de la Ley de Marcas, a que cese en el uso del nombre NEXUS en sus comunicaciones por las vías mencionadas."

Difícilmente podría el demandado hacer uso "legítimo" de una marca renombrada cuando en España, esta conducta constituiría claramente una infracción de marca.

TERCERO.- El Nombre de Dominio "OPUSDEILIBROS.COM" ha sido registrado y está siendo usado de mala fe:

Según se viene resolviendo de forma reiterada por parte de los distintos paneles de expertos designados por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, cuando se trata de marcas renombradas y el domicilio de las partes coincide de forma que el demandado ha podido tener perfecto conocimiento de la existencia de la demandante el registro del dominio se considera como prueba suficiente de la mala fe. (Ver decisión en el caso D2002-0011 Cajaduero.com y cajaduero.info)

La conducta del demandado, demuestra que el dominio ha sido registrado con un ánimo de atraer hacia su página web internautas confundidos que buscan información sobre el Opus Dei.

En este sentido hay algunas decisiones en las que se considera la existencia de mala fe al registrar el dominio en el hecho de que el demandado conociese o debiese haber tenido conocimiento de la existencia de la marca, supuesto que se cumple en este caso. Es evidente, por lo que se desprende del contenido de la página web que el demandado conocía la existencia de la marca Opus Dei antes de registrar el dominio por lo que indudablemente registró el dominio de mala fe.

Por otra parte, son circunstancias que acreditan el registro de mala fe del dominio las siguientes:

1. Carece de derechos anteriores legítimos respecto a ese nombre de dominio, por lo que se entiende que lo ha registrado de mala fe, y lo usa de mala fe. Algunas de las decisiones existentes en a este respecto son: 4(b)(iv), in SportSoft Golf, Inc. v. Hale Irwin's Golfers' Passport (NAF case FA94956) a finding of bad faith was made where the respondent "knew or should have known" of the registration and use of the trade mark prior to registering the domain name. Así también, Marriott International, Inc. v. John Marriot (NAF case FA94737); Canada Inc. v. Sandro Ursino (eResolution case AF-0211) y Centeon L.L.C./Aventis Behring L.L.C. v. Ebiotech.com (NAF case FA95037; America Online, Inc. v. Avrasya Yayincilik Danismanlik Ltd., FA 93679 (Nat. Arb. Forum March 15, 2000) (finding that the Respondent knew or should have known of the Complainant's registered mark).

2. El dificultar la identificación del titular del dominio; ello se desprende del hecho de utilizar solamente un nombre, cuando de acuerdo con el sistema legal español la identificación de la personalidad se conforma a través del apellido paterno y del materno, así como el señalamiento de un apartado de correos por todo domicilio. De la información del WHOIS se desprende que el titular del dominio: "TINA" es un titular inexistente en el que además no aparece ninguna una dirección. Podemos traer a colación varias decisiones en las que se considera mala fe el hecho de no aportar datos en el Registro del dominio como ocurre en este caso, en el que el titular no se identifica y como contacto administrativo aparece su proveedor de servicios de Internet. Ver: Quixtar Investments, Inc v. Smithberger WIPO Case No. D2000-0138 The provision of false information on applying for registration has been held to constitute bad faith. Ticketmaster Corporation v. Dmitri Prem, Case No. D2000-1550, In the absence of explanation, the omission of significant information may be taken to amount to bad faith in securing a domain name registration.

3. El no tener una actividad comercial para la que legítimamente pudiera utilizarse el dominio <OPUSDEILIBROS.COM> , de donde se desprende que la adopción de la misma obedece al deseo de impedir el registro de ese dominio a su titular.

4. El que mediante la obtención del dominio <OPUSDEILIBROS.COM> se impida y dificulte al titular del signo OPUS DEI su presencia en la red, sin que la obtención de la demandante de los dominios <OPUSDEILIBROS.NET>, <OPUSDEILIBROS.ORG>, <OPUSDEILIBROS.INFO>, <OPUSDEILIBROS.BIZ> , después de haber comprobado que existía el dominio <OPUSDEILIBROS.COM> pueda operar como factor a tener en cuenta en ningún sentido.

4. El registro de una marca renombrada, además, supone un plus de mala fe si tenemos en cuenta que se trata de marcas conocidas por la generalidad del público superando el principio de especialidad.

La propia Organización Mundial de la Propiedad Intelectual en su "Recomendación Conjunta relativa a las Disposiciones sobre la Protección de las Marcas Notoriamente Conocidas" establece una serie de criterios para determinar la existencia de una marca notoriamente conocida y en concreto:

"la autoridad competente considerará la información que se le someta en relación con los factores de los que pueda inferirse que la marca es o no notoriamente conocida, incluida, aunque sin limitarse a ella, la información relativa a lo siguiente:

1. el grado de conocimiento o reconocimiento de la marca en el sector pertinente del público; (EN EL PRESENTE CASO EL CONOCIMIENTO ABARCA A PRACTICAMENTE LA TOTALIDAD DE LOS ESPAÑOLES TENIENDO EN CUENTA QUE EN ESPAÑA EXISTEN UN GRAN NÚMERO DE ENTIDADES DIRIGIDAS O PROMOVIDAS POR EL OPUS DEI.)

2. la duración, la magnitud y el alcance geográfico de cualquier utilización de la marca (YA SE HA PUESTO DE MANIFIESTO QUE OPUS DEI TIENE PRESENCIA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL Y EN EL EXTRANJERO).

3. la duración, la magnitud y el alcance geográfico de cualquier promoción de la marca, incluyendo la publicidad o la propaganda y la presentación, en ferias o exposiciones, de los productos o servicios a los que se aplique la marca (OPUS DEI, LA CANONIZACIÓN RECIENTE DE SU FUNDADOR HA HECHO POSIBLE UNA GRAN DIFUSIÓN EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL, INCLUSO HA APARECIDO EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL COMO UNO DE LOS ACONTECIMIENTOS DESTACABLES DEL 2002 )

4. la duración y el alcance geográfico de cualquier registro, o cualquier solicitud de registro, de la marca, en la medida en que reflejen la utilización o el reconocimiento de la marca;

5. la constancia del satisfactorio ejercicio de los derechos sobre la marca, en particular, la medida en que la marca haya sido declarada como notoriamente conocida por autoridades competentes;

6. el valor asociado a la marca (En España, nadie puede asociar a la marca OPUS DEI otra cosa que no sean actividades u obras relacionadas con el Opus Dei).

La Asamblea de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial y la Asamblea General de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual recomiendan que cada Estado miembro pueda considerar cualquiera de las disposiciones adoptadas por el Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Dibujos y Modelos Industriales e Indicaciones Geográficas (SCT)..., como orientación para la protección de las marcas notoriamente conocidas.

Con base a esta recomendación y atendiendo a los factores que determinan la existencia de notoriedad que como se ha acreditado documentalmente queda fuera de toda duda en el presente caso, entendemos que se deben aplicar en el presente procedimiento las normas que sobre protección de marca notoria han sido emitidas por los distintos organismos internacionales.

A mayor abundamiento la propia Recomendación establece en el artículo 6 (Nombres de dominio conflictivos) que:

1.- "Se estimará que un nombre de dominio está en conflicto con una marca notoriamente conocida por lo menos cuando ese nombre de dominio o una parte esencial del mismo, constituya una reproducción, una imitación, una traducción o una transliteración de la marca notoriamente conocida y haya sido registrado o utilizado de mala fe.

2.- El titular de una marca notoriamente conocida estará facultado, mediante una decisión de la autoridad competente, para solicitar que la persona que detenta el nombre de dominio conflictivo cancele el registro de dicho nombre de dominio o lo transfiera al titular de la marca notoriamente conocida"

El Convenio de la Unión de París en su artículo 6 bis establece la protección de la marca notoria en los países de la Unión en los siguientes términos:

" Los países de la Unión se comprometen, bien de oficio, si la legislación del país lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad competente del país del registro o del uso estimare ser allí notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse del presente Convenio y utilizada para productos idénticos o similares. Ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la reproducción de tal marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear confusión con ésta.

En este mismo sentido resulta de aplicación el artículo 16.2 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el comercio que establece que:

" El artículo 6 bis del Convenio de París se aplicará mutatis mutandis a los servicios. Al determinar si una marca de fábrica o de comercio es notoriamente conocida, los Miembros tomarán en cuenta la notoriedad de esta marca en el sector pertinente del público inclusive la notoriedad obtenida en el Miembro de que se trate como consecuencia de la promoción de dicha marca".

Las voces más consagradas en Derecho de Marcas (Prof. Fernández Novoa, Montiano Monteagudo o José Massaguer) coinciden en la conveniencia de la protección jurídica de la marca renombrada y así Monteagudo afirma en "La protección de la marca renombrada (CIVITAS):

"una tutela efectiva del renombre ha de construirse, a partir de la superación de las limitaciones del sistema de marcas tradicional. Ya detectada la trascendencia económica de la marca más allá de la función indicadora de la procedencia, es conveniente y debida la protección de la dimensión publicitaria del signo y de sus posibilidades de explotación....El interés del consumidor exige reprimir aquellas situaciones en las que la utilización del signo para productos o servicios distintos, pudiese llevarles a considerar la existencia de una fuente de procedencia unitaria .

Consideración aparte merecen aquellos supuestos en los que la utilización ilegítima de la marca socava la propia valía del signo. Se trata, fundamentalmente, de la utilización de la marca renombrada para prestaciones incompatibles respecto a aquellas sobre las que se edificó el goodwill o para productos de mala calidad. La apropiación por parte del tercero de la capacidad atractiva de la demanda que posee la marca, aun cuando sea utilizada en conexión con prestaciones diversas de las originarias, se traduce en un perjuicio directo para la marca renombrada...."

La Ley 17/2001 de 7 de diciembre de Marcas considera infracción de marca, el uso como nombre de dominio de una marca ajena (artículo 34).

La práctica decisoria del Centro de Mediación y Arbitraje de la OMPI mantiene (casos núms. 2002-0011, 2000-0018, 2000-0140 y 2000-0162) que en el caso de marcas notoriamente conocidas el registro de un nombre de dominio equivalente a dicha marca es constitutivo de mala fe .

Se da en el presente caso una de las circunstancias que, de forma no excluyente, enumera la Política reguladora del presente procedimiento (punto 4.b. i) para considerar la existencia de mala fe por parte del demandado.

Por los motivos expuestos entendemos que las pretensiones de los demandantes cumplen los requisitos del Reglamento y del Reglamento Adicional y que ha quedado suficientemente probado su legítimo interés la falta de título legítimo del demandado y su evidente mala fe en el registro y uso del citado nombre de dominio.

VI. Recursos solicitados
[Reglamento, párrafo 3.b)x)]

12. De conformidad con el párrafo 4.i) de la Política, por las razones descritas en el apartado V, el demandante solicita al grupo administrativo de expertos nombrado en el presente procedimiento administrativo, que dicte una resolución por la que el nombre de dominio "Opusdeilibros.com" sea transferido a la demandante y a tal fin, den traslado de la resolución a para que efectúe dicho cambio.

VII. Grupo administrativo de expertos
[Reglamento, párrafo 3.b)iv)]

13. El demandante opta por que la controversia sea decidida por un grupo de expertos compuesto por un solo miembro.

VIII. Jurisdicción del registrador o de la otra parte
[Reglamento, párrafo 3.b)xiii)]

14. De conformidad con el párrafo 3.b)xiii), el demandante acepta someterse, únicamente respecto de cualquier impugnación que pueda efectuar el demandado en relación con una resolución del grupo administrativo de expertos de ceder o cancelar el nombre de dominio objeto de la presente demanda, a la jurisdicción de los tribunales en España según las reglas de competencia territorial aplicables para el tipo de procedimiento elegido teniendo en cuenta el lugar donde el demandado tiene su domicilio según la base de datos Whois del registrador IHOLDINGS.COM, INC. D/B/A DOTREGISTRAR.COM

IX. Otros procedimientos jurídicos
[Reglamento, párrafo 3.b)xi)]

15. No se han emprendido.

X. Comunicaciones
[Reglamento párrafo 3.b)xii); Reglamento Adicional, párrafo 4.b)]

16.- Se ha enviado o transmitido al demandado una copia de la presente demanda, junto con la portada prescrita por el Reglamento Adicional mediante correo electrónico a la dirección que consta como del demandado. Igualmente, una copia completa de la demanda con los anexos y cuatro copias más se ha remitido por courier a la atención del Centro de Mediación y Arbitraje de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).

17. Se ha enviado o transmitido a Prelatura Personal Opus Dei, Región de España una copia de la presente demanda mediante correo electrónico

XI. Certificación
[Reglamento, párrafo 3.b)xiv)]

18. El demandante acepta que la demanda que plantea y los recursos jurídicos que solicita en relación con el registro del nombre de dominio, la controversia o la solución de la controversia afectarán únicamente al titular del nombre de dominio y exime de los mismos a) al Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI y a los miembros del grupo de expertos, excepto en caso de infracción deliberada, b) a los registradores interesados, c) al administrador del registro, d) a la Corporación de Asignación de Números y Nombres de Internet, así como a sus directores, funcionarios, empleados y agentes.

19. El demandante certifica que la información contenida en la presente demanda es, a su leal saber y entender, completa y exacta, que la presente demanda no se presenta con ningún motivo inadecuado, como el de crear obstáculos, y que las afirmaciones efectuadas en la presente demanda están garantizadas por el Reglamento y la legislación aplicable, tal y como existe actualmente o en la medida en que puede extenderse mediante un argumento razonable y de buena fe.

Presentada por: D. X.X.X.

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